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208月
美国商标申请中关于商标使用证据的要求
e小方 2018-08-20 14:34 浏览2944 收藏49

本篇文章为AIPPI 中国分会青年知识产权研讨会上我公司律师/商标代理人胡晓霞女士的演讲。

作者简介

北京三友知识产权代理有限公司

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胡 晓 霞 

【律师 / 商标代理人】

擅长商标注册、复审、异议、争议、转让等领域。



由于AIPPI会议演讲全程英文,小e将其翻译成了中文呈现给大家,如果有需要英文原文的伙伴,可以在下方留言处留下您的邮箱哦!

以下为胡律师的演讲内容:

美国商标申请中的使用证据要求非常特别,往往在一些其他国家可以接受的商标使用证据,在美国却因为不符合USPTO(美国专利商标局)严格的规定而不可接受。因此,在美国申请商标,一开始就需要特别注意商标使用以及证据方面的规范。这有助于更快地获取注册商标并有效降低申请人,尤其是对成本敏感的申请人的申请成本。同时也有助于规避第三方可能提出的异议与质疑。

向USPTO证明商标使用时,哪些问题需要考虑呢?

我认为必须要考虑的有两个问题:一是商标的使用,二是使用的证据。

关于商标的使用

首先,关于商标的使用是指商标申请人或者商标所有人在美国及其所辖地区将商标用于申请或注册中指定的商品和服务之上。它要求商标所有人在“所有”指定商品和服务上,均使用该商标。如果在某些商品或者服务上没有使用该商标,则应删除这些指定商品或者服务。如果商标所有人声称其在商品A和B上在美国使用某商标,但实际上仅在商品A上使用该商标,那该声明以及申请可能被视为欺诈。如果USPTO或第三方发现此问题,那么不诚信的商标注册人或者申请人,将为其不诚信行为付出代价。

举例来说,如果该商标还在申请阶段,那么该商标就会被USPTO全部驳回。如果该商标已经被注册,那么整个商标将被USPTO撤销。而且还会被USPTO列入失信名单,从此就有了不良记录。

为了让大家更好地了解商标的使用,我罗列了一些使用类型供大家参考。其中有一些是可以接受的,但也有一些是不可接受的。

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为了支持商标使用的声明而在提交使用证据绝限前的“象征性”使用 


说明:答案是否定的。“象征性”使用证据是站不住脚的,我们可以对此证据提出质疑。


在美国持久、善意地将商标用于商业用途 


说明:答案是肯定的。我认为这种使用会受到美国USPTO的青睐。


在美国免费促销商品或提供服务 


说明:虽说这里有“免费”这个词,但答案是肯定的。我们总被告知天下没有免费的午餐,但如果真有这样的机会,就请相信并接受它吧。我喜欢免费午餐......你们呢?我想不用回答我,因为我已经知道答案:)。


产品或服务在国外,也可以在网站上查阅到,但在美国没有销售或推广 


说明:答案是否定的。就像可望而不可即的水中月,这是一件令人很痛苦的事情。


只有产品的模型已运往美国 


说明:答案是否定的。商标所有者一定是在开玩笑吧,它仍然只是产品模型,而根本不是产品。所以答案绝对是否定的。


仅向美国客户提供或宣传服务是不够的 


说明:答案是否定的。就像男朋友或老板的承诺一样,永远是承诺,从来没有过行动。在美国,对于服务商标使用,必须真真切切的向消费者提供了服务才可以被认为是使用。


仅在“纽约”使用商标 


说明:答案是肯定的。我们不得不承认美国是一个大国,但就商标的使用而言,并不需要在全美所有州都被使用,哪怕在一个小城市使用也是可以的。



商标使用证据样本:

一旦确定商标在特定商品和服务上在美国得到有效使用,下一步就是获取使用证据(“商标使用样本”),以证明该商标在该国家的实际使用情况。USPTO对商标使用证据要求非常严格。

目前,每类商品或服务需要一个商标使用证据样本。但是,根据美国USPTO规定,商标实际上必须用于所有要求保护的商品和服务之上。所以,商标所有人需要提交一份《商标使用声明》,声明在所有指定商品或者服务上使用该商标的宣誓声明。必须强调一下,商标使用证据样本必须证明该商标当前在美国的使用,而非曾经在美国的使用。

此外,商品和服务项目之间的商标使用证据样本存在很多差异。所以,我们接下来将分别讨论。

对于商品,可接受的商标使用证据包括产品标签,吊牌,包装或产品的照片等。

为了更好地理解,我想分享一些可接受的商标使用证据给大家,如下所示。

首先,绿色外套,外套上面有一个带商标的标签;

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第二,带商标的吊牌,

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第三,商标在运输包装箱上的使用。大家可以看到邮寄标签和运输包装上有商标。可能你们会想,美国的最终消费者看不到包装箱上这个商标,但是也没关系。它们是USPTO可接受的商标使用证据。

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第四,产品本身的照片。请注意,是产品的照片,而不是真正的产品。

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接下来是网页,如果满足一定的要求,它也可以作为商标使用证据。首先网页上必须有商品的图片或关于该商品的充分的描述,并且商标必须在商品附近充分展示,以便消费者将商标与商品联系起来。其次,必须有关于如何订购商品的信息(通常是网页上的“购买”或“下载”按钮)。女孩们很熟悉这个按钮,就像这个。

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以上所有例子都是可接受的商标使用证据。但请注意,根据USPTO的规定,发票,广告,小宣传册子和交货单是不可接受的商品使用证据(与服务商标的使用证据完全不同)。

第一,带有商标的小宣传册子,不可接受。

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第二,发票,也是不可接受的。请注意,USPTO阶段不接受发票,但诉讼阶段需要发票。

第三,带有商标的产品目录,也可能是不可接受的。

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不要问我为什么?我也不知道。就这个问题我和美国律师探讨过,我得到的回答是美国做事风格不同,但不是说美国人做的就是错误的。如果你想要在美国获得注册,那么就跟着他们的游戏规则来玩,否则你甭想获得注册商标。

接下来,我们将讨论服务商标的使用证据样本。

与商品不同,由于其无形性质,不可能将商标粘到服务上。因此,对于服务,可接受的标本包括能显示该商标与美国服务相联系的广告,网站打印页,发票,小册子或其他宣传材料。

通常,提供网页的打印页就可以了。就像这个,美国银行,有商标还有与之对应的服务介绍。当然,如果商标有宣传册,那么可以提供宣传册照片。请注意,我们必须提供宣传册照片,USPTO不接受PDF格式的宣传册。

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好了,关于商标使用样本/证据,我在这里不做进一步讨论了。我们来看最后一部分吧,个人经验拿来与在座的各位商标律师分享。

1.当我们提交可接受的商标使用证据时,我们应该提交一份商标使用说明。如果没有使用说明,可能会导致USPTO下发官方审查意见,产生额外的费用,进一步去证明商标使用。

2.如果暂时没有使用证据或者仅仅是作为防御性商标在美国提交申请,那么您可以建议您的客户通过马德里或在其他国家/地区的已注册商标的基础上提交美国商标申请。因为通过这种途径递交的美国商标注册,是在商标注册后的第5年到第6年才需要提供使用证明。

3.向USPTO提交商标申请时,我们应该与客户反复确认复核,确保所有商品都在使用或将被使用。



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