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- 205月
- 基于商标权的非典型侵权行为应对——欧姆龙株式会社诉浙江欧姆龙商标侵权及不正当竞争案

基本概述
三友客户:欧姆龙株式会社(OMRON Corporation)
本案代理人:陈坚、米泰
审理机关:浙江省杭州市中级人民法院、浙江省高级人民法院
审判结果:终审获得法院支持并维持一审判决,成功帮助我方客户获赔经济损失及合理维权费用共计200万元。
20余年知识产权法律事务工作经验。为国内外知名企业办理了大量专利无效及知识产权诉讼案件。承办案件多次入选知识产权法院发布的典型案例集。
中国政法大学-法律硕士。2016年开始从事知识产权事务,擅长知识产权及不正当竞争侵权诉讼、专利、商标行政诉讼、机械工学等领域相关的专利复审、无效、咨询答复。
知识产权法律、法规通常对具体侵权行为作列举式规定,同时考虑侵权形式的多样化,为弥补列举式条款的局限性,会设立相应的兜底条款。《商标法》第五十七条第(七)项、《反不正当竞争法》第六条第(四)项均属于兜底条款。兜底条款适用的特殊性在于需要满足侵权行为的核心要件,符合立法目的和原则,同时依赖司法实践和解释,故本文将兜底条款规制的行为称之为“非典型侵权行为”。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条对《商标法》第五十七条第(七)项进行了进一步解释,属于《商标法》兜底条款适用的三种情形包括:突出企业字号的使用、驰名商标的跨类使用、以及将商标文字注册为域名使用。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》第十三条则对《反不正当竞争法》第六条的兜底条款进一步明确为,使用第六条列举以外“有一定影响的”标识和将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用两种情形。
本文结合案例,对将商标文字注册为域名使用构成商标侵权和将他人注册商标作为企业名称中的字号使用,误导公众两种基于商标权的非典型侵权行为进行介绍。
我方客户欧姆龙株式会社(原告,下称“欧姆龙公司”)于1948年在日本成立,1990年更名为现名称,其产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件等领域。1981年,原告欧姆龙公司在中国申请注册“OMRON”文字商标,核定使用在现第9类继电器等商品上。1991年,原告在中国投资设立子公司,正式进入中国市场。被告浙江欧姆龙公司成立于2007年,主营电梯产品的制造和销售。2023年,原告发现被告使用“www.omlon.net”域名对其电梯产品进行宣传及其他侵权行为,故以商标侵权和不正当竞争为由,向杭州市中级人民法院提起民事侵权诉讼。
本案中,原告基于“OMRON”注册商标,主张被告使用“www.omlon.net”域名行为构成商标侵权,将涉案“OMRON”注册商标翻译成“欧姆龙”,并使用在其字号中,构成不正当竞争。
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将商标文字注册为域名使用构成商标侵权
依据前述司法解释,该种情形构成商标侵权需满足三个要件:
关于要件1,判断标准与典型商标侵权行为相同,但因域名一般为英文字母或数字,对比时仅能以注册商标相应文字部分进行比对。如注册商标的文字并非是商标的显著识别部分,基于混淆可能性的判断原则,可能难以认定二者为相同或近似。
关于要件2,司法实践中存在对“进行相关商品交易”的不同理解,部分法院认为只有通过该网站可以直接进行交易,才能认为符合该要件。首先,从立法目的的角度考虑,《司法解释》中的“进行相关商品交易的电子商务”,应属于《商标法》第四十八条规定的商标性使用的情形之一,故对其的理解应与《商标法》保持一致,即包含广告宣传等使用情形;
其次,从商标侵权判断原则考虑,混淆可能性并不要求混淆的实际发生,通过网站进行商品宣传,虽然不是直接交易行为,但其主要目的仍是为向相关公众推销产品创造交易机会,也必然存在混淆的可能性。因此,浙江欧姆龙公司使用“www.omlon.net”域名对其电梯产品及企业自身的宣传推广,属于进行相关商品交易的电子商务,该要件的认定不应以直接交易为前提。
本案中,法院也持相同观点,认为“浙江欧姆龙公司通过涉案域名的网站进行公司及产品的宣传,展示浙江欧姆龙公司产品的类型、产品的具体配置,并公示了浙江欧姆龙公司的联系方式等,其功能恰在于向相关公众推荐其电梯产品并创造交易机会,属于电子商务的范畴”。在最高人民法院公报案例:尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司诉深圳市金鸿德贸易有限公司等侵犯商标专用权、不正当竞争纠纷案(案号:(2011)湘高法民三终字第55号)中,法院也进行了类似认定。
对于相关商品的认定,与典型商标侵权行为中商品/服务相同或类似的认定一致。本案中,注册商标核定使用的类别为第9类电子元器件、自动化设备等,侵权行为人的经营产品为电梯,为突破商品分类的限制,原告进行了大量的证据收集工作,通过行业期刊、专业论文等资料,论证电梯控制系统及其他零部件与自动化设备的紧密联系,最终被法院所采纳。
关于要件3,要考虑商标的显著性、知名度、侵权行为人的主观故意等因素。本案中,原告从最初使用“OMRON”的理念、标识本身不具有固定含义、较高的知名度,以及侵权行为人之前申请的被控侵权标识被无效等多方面对容易使相关公众产生误认进行详细了阐述。
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将他人注册商标作为企业名称中的字号使用,误导公众
《商标法》和《反不正当竞争法》从立法宗旨上来说,均是保护商业标识识别商品来源这一功能不受破环。因此,对于商标来说,保护范围并不仅限于标识本身,例如其对应的翻译,在满足一定条件下同样受法律保护。同理,将他人注册商标作为企业名称中的字号使用,构成不正当竞争,并不仅限于对注册商标的直接使用,也包括将外文商标翻译为中文,并将该中文作为企业字号使用。此时,应当判断外文标识和其对应的中文翻译是否形成稳定的对应关系。
对于该要素的证明,需要商标权人提供注册商标与中文翻译同时使用的相关证据,该同时使用应当包括商标权人的主动使用和被动使用,但依据典型商标侵权行为判断的司法实践,被动使用中应不包含权利人明确排斥的使用方式,如“伟哥”不正当竞争、侵犯未注册驰名商标权纠纷案中,最高院认为:相关报道均系媒体所为,并非辉瑞公司对自己商标的宣传。辉瑞公司也明确声明"万艾可"为其正式商品名,并承认其在中国内地未使用过"伟哥"商标。故媒体在宣传中将"Viagra"称为"伟哥",亦不能确定为反映了辉瑞公司当时将"伟哥"作为商标的真实意思。
本案中,原告在宣传口径上始终将中英文标识共同使用,同时基于原告品牌的知名度,社会相关公众、媒体等也均使用汉字“欧姆龙”指代原告,通过大量的证据,足以证明“omron”已与其对应的中文翻译形成稳定的对应关系。
本案基于同一商标,针对侵权行为人不同行为,采取了双重法律规制路径,且分别适用《商标法》第五十七条和《反不正当竞争法》第六条的兜底条款,形成叠加保护效应。也为相关的市场主体敲响警钟——任何企图通过"傍名牌"、"打擦边球"获取不正当利益的行为,终将受到法律严惩。作为专业知识产权律师团队,三友将持续为企业提供"预防-监测-维权"全链条服务,护航品牌价值,捍卫市场秩序。