引言

在标准必要专利（SEP）的权力行使过程中，首先需要对专利是否属于SEP进行认定，也就是专利与标准的对应性。通过梳理不同法域、标准组织、司法机构的相关实践和规则，给出了标准对应性判断的综合性判断方式。同时，基于标准产出和专利获权过程的变动性特点以及权利行使目的，建议在SEP专利的撰写过程中在字面对应的基础上进行拓展性的权利要求布局。

关键词：标准必要专利、权利要求对应性、标准对应性

中图分类号：D920.4；文献标识码：A

在进行SEP权利要求与标准的对应性判断时，明确、可操作性高的判断规则有利于权利人和标准实施方高效地达成共识。判断过程涉及到判断对象、判断时间、所处法域、标准组织等多种因素，需要分别给与考量和确定。基于确定的对应性判断规则，权利人在专利申请获权过程中需要针对性地进行专利申请文件的制作和修改，争取获得最优的标准对应性结果。

一 判断规则

SEP的对应性判断规则概括来说就是如果实施一项标准就必然要使用某个专利，那么这个专利就属于标准必要专利。该判断过程要基于具体的对应性判断规则、判断的对象、以及判断的时间点等因素。

01判断对象

在进行SEP对应性判断时，判断个体是各个权利要求而不是整个专利。所谓的标准必要专利实际是要具体特指某个权利要求是与标准对应的。一项专利有可能包括一部分与标准对应的权利要求以及一部分与标准不对应的权利要求，这种情况下仍然可以称之为标准必要专利。

02基本侵权的判断规则

SEP的判断规则本质上属于侵权判定。例如中国国家标准涉及专利的管理规定中的表述是实施该项标准所必不可少的专利①；广州高院的关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引中的规定是为实施某一技术标准而必须使用的专利②；IEEE的规定是实施标准时不能回避侵权的专利； ETSI的规定是如果不侵权，就不可能制造、使用或销售标准化产品。

这里的“必不可少”、“必须使用”、“不能回避”等用语表示的是同一个含义，即符合标准就不可能不侵权。其判断尺度需要从技术（technical essentiality）和商业（ commercial essentiality）两个角度来理解[1]9-11。技术角度的不可能是专利法通常意义上的判断标准，即在技术角度符合标准的产品不可能不侵权。商业角度的“不可能”是指虽然在技术角度上符合标准的产品可以规避开专利，但是规避所采用的替代方案在商业上是不会使用的，在此情况下专利仍将被认为是具有对应性。这种商业上的替代性通常是指经济上的可替代性，例如制造和设计成本、用户喜好等。举例来说，标准文档记载了一种特定结构的导电管路，专利记载了由铝制成的同种结构的导电管路，如果除了铝以外的材料比如铂虽然在技术上可行、但是因为价格昂贵在商业上可行性很低，那么仍然认为专利具有对应性。

在实践中，这两种规则的适用依各标准化组织而定，例如ETSI采用技术对应性规则，而IEEE采用商业对应性规则，总体上采用商业对应性规则的标准化组织占据主流。在商业对应性规则下，相比于技术对应性判断规则，会有更多的专利被认为是SEP专利。在进行标准对应性判断时，应结合涉及的标准化组织、专利所属国等因素确定是采用哪种判断规则。

03判断时间

在进行SEP对应性判断时的另一个因素是时间性因素，也就是在什么时间点判断权利要求是否与标准具有对应性^[1]14-15。这个时间点的作用是决定与标准文档比对的、本领域技术人员可以想到的相关技术方案的范围。具体来说，权利要求技术方案与标准文档的技术方案相比存在未包括在后者中的技术特征时，如果在判断时间点已知的技术中不存在该区别特征的不侵权可替代特征，则认为权利要求与标准具有对应性。这个时间点可以决定SEP认定时在多大程度上考虑标准提出后出现的新技术方案。

对于判断时间点，不同的标准化组织可能使用不同的规则，其中例如包括以相关标准批准时间作为判断时间点的（IEEE），以作出SEP声明时间作为判断时间点的（ETSI）。这里，判断时间点越早，作为可用技术方案的范围越小，在权利要求与标准对应性认定时越有利于认定。在规则制定上需要做好权利人和标准应用方之间的利益平衡，兼顾促进技术发展和维护公众利益。实践中，法院、权利人和标准应用方等参与方在进行SEP认定时，应注意确认判断时间点，从而减少认定结果的争议性。

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二  对应性类型

基于确定好的对应性判断规则进行专利权利要求与标准文档的对应性判断时，存在各种类型的对应情形，包括完全字面对应、等同对应、隐含对应、可选对应、引用对应、使能特征对应等等。下面结合例子说明各种对应情形下如何进行判断，其中完全字面对应方式不在此赘述，并且除援引出处的以外，所列举的例子都为仅用于说明目的的虚拟案例。

01等同对应

在不能完全字面对应时，权利要求与标准文档的对应性也可适用侵权判断中的等同原则。当某个特征与标准涉及的特征并不相同时，如果可以判断为本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的技术特征，二者是基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，则仍然认定权利要求与标准具有对应性。

例如，权利要求特征1涉及的技术方案是将一种特别的伪随机码生成方案应用于某种码分多址编码方式，涉及的标准文档采用了同样的伪随机码生成方案，但是应用对象是与权1所述方式不同的另一种码分多址编码方式。如果二者只是应用环境的不同，而作为发明点的伪随机码生成方案以及应用方式没有区别，则可以基于等同原则认为权利要求与标准具有对应性。

02隐含对应

在进行对应性判断时，可以结合标准文档的上下文内容综合解读标准相关方案的内容，以及结合专利说明书的内容来解读权利要求不确定的保护范围，判断解读后的标准方案和权利要求是否隐含对应。

例如，权利要求中的某个特征是“控制帧中包括指示数据帧中的同步帧开始时刻的信息”，而涉及的标准文档中的描述是“控制帧中包括指示数据帧中是否包括头部字段的信息”。从以上特征的直接比对来看，二者具有显著不同。但是，进一步阅读标准文档的相关内容可知，数据帧的数据结构包括前后衔接的头部字段时段和同步帧时段，头部字段时段可有或没有，并且具有固定时间长度。

因此，“指示了数据帧中是否包括头部字段的信息”可以直接对应于“指示数据帧中同步帧开始时刻的信息”。换句话说，某个应用了标准规范的产品在实施过程中包括指示头部信息有无的信息，是与指示同步帧开始时刻的信息彼此可直接相互推导出、唯一对应的信息，可以认为落入了“包括指示同步帧开始时刻的信息”特征的保护范围。因此，权利要求与标准文档具有对应性。

再以一个实际案例为例，参见华为vs康文森 的SEP专利案件③。本案中涉及权利要求16的特征是“其中传送组播内容的小区中的至少一些小区也传送关于传送相同组播内容的一个或多个其他小区的小区信息”，相应标准的描述是“传送组播服务的小区发送有关MBMS的关键信息，其中包括邻居小区的小区信息”。

关于以上特征的比较，初步从标准的描述来看发送的是“邻居小区的小区信息”，与权利要求16中的“关于传送相同组播内容的一个或多个其他小区的小区信息”并不完全对应。然而，结合标准文档的上下文内容可知，此处的邻居小区是指涉及组播服务（MBMS）的邻居小区。权利要求16中传送相同组播内容的一个或多个其他小区虽然没有限定为邻居小区，但是其范围至少包含了涉及组播服务的邻居小区，属于后者的上位概念。因此权利要求16的特征与标准文档具有对应性。

作为一个相反的实际案例，参见诺基亚vs华勤的SEP专利案件④。本案中针对权利要求30的特征B“利用与存储在所述固定站中的和所述无线电话有关联的参数形成和所述固定站的虚数据通信信道”，其中涉及虚数据通信信道的定义，由于权利要求30中并未给出具体定义，并且也没有证据证明其属于本领域通用术语，因此需要结合说明书内容解释其含义。而根据说明书的内容可知，虚信道是使用虚信道参数建立的用于加速实际数据通信信道建立的信道，而标准文档中的GPRS网络的PDP上下文参数用于分组数据传输的上层网络协议，不能加速底层实际数据通道。因此权利要求30的特征B与标准文档不具有对应性。

03 可选对应方式

权利要求与标准文档的对应性认定中，标准文档的特征描述方式通常会涉及三种类型，即必须类型（mandatory）、必选类型（alternative）、可选类型（optional）[1]13-14。必须类型特征是比较明确限定的符合标准产品的必要特征，而必选特征和可选特征要注意在对应性认定时进行准确区分。必选类型特征是指多个并列的需要择一的特征，可选特征是完全可选的特征，或者说是符合标准产品的非必要特征。

这几种特征的识别首先是基于标准文档中特征本身的表达方式。同样，在解读标准文档的各种特征含义时，需要依据专利和标准所涉及的法域或标准化组织对于表达方式的约定规则。例如，IEEE规定的典型表达方式是：shall限定必须特征，may限定必选和可选特征，can限定可选特征，should限定必选特征⑤。

在具体判断标准文档中的特征属于何种特征时，应基于特征本身和上下文进行综合判断。例如，标准文档描述“an insulating layer may be comprised of XLPE or PVC”，此处XLPE和PVC通常应认为是必选特征。而特征“an insulating layer may be implanted with oxygen ion”应认定为可选特征。

04 引用对应方式

由于标准的延续性和关联性，标准文档经常会存在交叉引用的情况。如果一个标准文档引用了其他标准文档，并且这些标准文档之间的引用关系清楚且符合技术实现逻辑，则可通过相互之间具有引用关系的标准规范来共同定义相关的标准技术方案。

例如，权利要求限定的特征是：transmit first DCI indicating a first resource used for transmitting uplink data, the first DCI at least comprising a first field indicating the position of the first resource。标准文档限定的特征是：DCI format X is used for notifying the PRB used for transmitting the corresponding UL transmission according to Clause 1.1 of T11。被引用标准T11的特征是：The following information is transmitted by means of the DCI format X, wherein a field indicating the position of PRB is included。

从当前标准与权利要求特征的比对中，在当前标准中并没有披露DCI的具体数据结构，但是基于当前标准的引用语句“according to Clause 1.1 of T11”,可以将被引用标准中的相关内容作为当前标准的一部分与权利要求进行比对。由于引用标准中的DCI格式与权利要求限定格式一致，因此判断为权利要求与当前标准具有对应性。

05 Enabling tech的对应

在权利要求与标准文档的比对过程中，还存在一类特别的特征enabling technology，或称使能技术。根据IEEE，所谓"Enabling Technology"是指实施符合标准的产品所必须的、但是没在标准中明确要求或记载的技术，例如运行环境，测试手段等[2]。涉及使能特征的权利要求通常的判断原则是，如果在具有对应性的技术方案之上添加额外的使能特征，则整体方案仍然认为与标准具有对应性。但是如果是专门针对使能技术的权利要求，则认为其与仅是引用使能技术而主体内容不同于使能技术的标准文档不具有对应性[1]13-14。

例如，权利要求1涉及一种特定结构的布线管路，标准文档具有同样技术规范，二者具有对应性。在标准文档中规定该布线管路应适合于某测试系统的检测，但并未描述测试系统的具体信息。从属权利要求2进一步限定了测试系统的具体特征，这些特征是该测试系统的必要特征。在此情况下，可以认为权利要求2与标准文档具有对应性。

反之，如果权利要求2是独立权利要求，单独限定测试系统的具体特征，则认为权利要求2与当前标准文档不具有对应性。但对于另外一个完整限

定测试系统特征的标准文档，可以认为权利要求2具有对应性。

三 SEP撰写规则

基于如上所述的SEP对应性认定规则，权利人应如何撰写/修改申请文件以获得与目标标准文档更高的对应性呢？

首先，从影响对应性认定的因素考虑，包括对象因素和时间因素两个方面。对象因素要包括作为两个比对对象的标准文档和专利文件，还有一个重要的对象是竞争对手的竞品方案，包括标准提案及其专利文件。

在时间因素方面，最终标准文档的形成包括了参与方提案、委员会起草草案、委员会审议、征求意见、投票批准、印刷出版等多个阶段，其中标准文档的内容随着各方的提案、起草、修改而不断变化。与此同时，标准相关的专利申请过程作为另一时间支线并列运行，需要随时基于标准形成过程的变化而进行应对[4]。

考虑以上各参与对象和影响因素的综合作用，权利人在申请文件的撰写以及申请策略运用方面需要在满足一般专利申请专利性的条件下，撰写易于认定对应性的权利要求，同时使申请文件有较大的修改空间，以灵活地适应于标准文档的变化过程。

01 与标准的字面对应

首先，为了更有确定性地获得权利要求与标准文档的对应性认定，申请文件中包含表述方式应尽可能贴近预想的标准表述方式的权利要求，或者说是字面对应的权利要求。这样的权利要求可以是独立权利要求也可以是从属权利要求。

这里的字面对应是指在技术方案实质内容一致的基础上，字面表达方式也与预期标准文档的描述方式保持一致。这其中包括技术术语的使用以及陈述句式的使用。

在考虑如何描述权利要求和相应实施例时，应考虑相关标准文档的历史延续性，判断常用的技术术语和表达方式。在名词技术术语方面，应使用行业内的标准术语而不是自定义的技术术语。而且，对于动作/手段的描述也应采用通用方式，例如通信领域某系列标准中使用“notify”来表示“通知/指示”的意思，使用“consider”来表示“确定”的意思，那么在撰写字面对应的权利要求时最好就不要使用一般专利常用的表达“indicate”和“determine”，虽然后者的意思没有本质区别或者是更上位的概念。

另外，还要注意依从标准文档中的句子结构陈述方式，包括正面表达、否定表达、条件式表达、无条件式表达等等。例如，正面和反面表达的例子是：“the UE assumes that no transmission is intended from the BS”和“the UE determines that the BS does not intend for transmission thereto”。

其次，字面对应方面还应注意判断哪些是标准文档内容所包含的必要技术特征，在撰写权利要求时排除掉非必要特征。这里的必要技术特征不是指专利法意义上的实现发明目的所需特征的概念，而是指从字面对应角度考虑标准文档在字面上是否包含的特征。原则上，可以以尽量小的粒度来撰写权利要求的特征、舍弃不必要的特征、或者拆分权利要求特征，尽管某个特征可能是方法实施或者产品构成不可缺少的特征。

例如，申请人的标准提案是“the length of the first header is longer than that of the second header（特征1）, and shorter than that of the third header（特征2）”,申请人预计特征1进入标准的可能性很大，而特征2具有较大不确定性，假定从专利法意义来看特征1和特征2是本发明中共同作用来实现发明目的的两个特征，但申请人仍然把特征1和特征2写入两个权利要求。这样可以提高特征1权利要求的标准对应性可能，同时特征2权利要求可以作为后备来应对专利审查确权方面的问题。

02 多层次布局

如前所述，标准形成过程与专利申请过程的时间性和变动性特点导致需要在撰写专利过程中灵活布局，应对不确定性。因此，在撰写了与预期标准文档内容字面对应的权利要求基础上，还需要进行多层次的权利要求布局。

首先，是在纵向上撰写上中下位概念的权利要求方案和相应的实施例。随着标准文档的产出过程推进，如果与预期标准文档字面对应的原始权利要求已经不能对应于当前的标准文档，并且也无法通过修改来获得字面对应，那么通过更上位的权利要求来覆盖当前的标准文档也能实现认定SEP的目的。

例如，假设预期的标准文档特征是“网关测量下行链路信号的强度，保存接入点列表”，申请人撰写了字面对应的权利要求。同时，申请人还考虑到接收信号的强度信息不必由网关测量得到，因此从灵活对应标准文档变化和拓展保护范围的角度考虑，进一步撰写了上位的权利要求方案“网关基于下行链路信号的强度，保存接入点列表”，而将字面对应特征“网关测量下行链路信号的强度，保存接入点列表”写为从属权利要求。

随着标准文档产出过程的推进，最终的标准文档特征是“网关接收下行链路信号的强度信息，保存接入点列表”，也就是说网关并不直接测量信号强度。在此情况下，字面对应的原始从属权利要求已不具有对应性，但上位概念的独立权利要求仍然具有对应性。

其次，多层次布局的另一个方面是在横向上撰写并列的权利要求方案和相应的实施例。这通常是在与自身标准提案字面对应的技术方案基础上，设想可能被标准采用的其他可替代技术方案，分别撰写对应的实施例乃至权利要求。由此可以在最初产出的标准文档与最初提案有差异的情况下，更有可能通过修改来获得字面对应的权利要求。同样参照前一个例子，申请人可以在说明书中还记载另一个实施例，即，由其他设备测量下行链路信号的强度并将强度信息发送给网关，网关由此保存接入点信息。那么在标准文档发生上述变化时，申请人可以通过基于上述实施例修改权利要求来获得字面对应的权利要求。

标准相关专利的多层次布局虽然在目的上是考虑提高与标准文档的灵活对应性，但这种撰写方式本身也是一般专利的共性撰写策略，虽然后者的目的侧重于获得更宽的保护范围以及更有利的权利要求修改限缩方式。

03 竞品方案的对比

SEP撰写过程中需要同时考虑与标准对应、权利稳定性、权利行使性三个方面。由本行业的其他竞争企业提出的竞品方案是在SEP的撰写和申请过程中需要重点关注的对象。在标准提案过程中，各竞争企业的竞品方案需要在标准化组织的提案截至日之前提出，而SEP专利申请日应不晚于提案截止日。在某个SEP申请提交日之前由其他竞品企业提交给标准化组织的竞品方案通常情况下没有约定的保密义务，可以视为专利法意义上的现有技术文件。

在专利性方面，由于有些情况下各竞品方案之间是思路相近、可替换性较高的解决方案，专利审查员如果检索到竞品提案并将其作为现有技术来评价SEP申请的创造性，申请人将面临新创性方面的挑战。对此，申请人可以未雨绸缪进行相应的防范。比如，可以密切关注竞品方案的动向，在撰写申请文件时简要陈述本技术方案相对于竞品方案的特定技术效果，从而在可能的创造性争辩时有更充分的理由。

在权利行使方面，还要考虑本专利授权后有更大的保护范围，无论本提案最终是否能成为SEP。因此，还要注意采用求同存异的撰写方式，比如先从整体上位角度概括本方案和可能的竞品方案或替代方案的共同技术概念乃至效果，再进一步陈述各自的不同特点。由此，可以在授权范围不直接覆盖竞品方案的情况下，保留通过等同原则行使权利的可能。

04 非SEP权项的设置

上文主要是讨论从标准对应性角度如何进行专利文件的撰写，相对于一般专利，SEP专利确实有显而易见的优势，包括侵权举证容易、侵权回避可能性低、稳定的许可费收益等等。但与此相对的是，SEP专利存在着基于FRAND原则、许可费受限、禁令受限等权利行使方面的劣势。因此权利人应在争取标准对应性的同时兼顾在权利行使角度的权利要求布局，这其中就包括非SEP权项的设置。如上所述，所谓SEP专利实际上是以权利要求为单位进行认定的，因此可以在基于一部分符合标准的权利要求使专利成为SEP专利的情况下，部署其他非SEP权利要求，而后者并不默认受到FRAND原则的约束。

具体来说，可以围绕标准文档的核心技术方案，针对其分支布局细化实施方案，可以针对其上下游产业链布局权利要求，还可以针对enabling technology单独布局权利要求。如果申请文件涉及的标准提案最终获批标准，这些围绕标准布局的非SEP权项/专利将更难以被标准实施方规避，权利人在SEP专利的特定价值之外可以获得更有利的权利行使地位。

总之，SEP权利要求与标准的对应性认定需要基于涉及法域、标的专利、标准化组织等因素确定适用的判断规则，并且结合等同对应、隐含对应、可选对应、引用对应、使能特征对应等特定对应方式进行综合性判断。考虑对应性认定规则、标准产出过程的变动性特点、以及有利的权利行使目的，在SEP专利的撰写过程中需要在布局字面对应权利要求的基础上，进行多层次的权利要求布局，还可以考虑进行适应性的竞品方案对比，以及非SEP权利要求的附加等手段。